| Decisão Texto Integral: | Acordam na Secção em matéria de Propriedade Intelectual e de Concorrência, Regulação e Supervisão do Tribunal da Relação de Lisboa:
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I.–RELATÓRIO
ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DE LISBOA – VISITORS AND CONVENTION BUREAU, apresentou-se em juízo para interpor «ao abrigo do disposto nos artigos 39º alínea a), 40º nº 1, 41º nº 1 e 42º do Código da Propriedade Industrial (CPI)», «Recurso Judicial do despacho da Direcção de Marcas e Patentes, Departamento de Marcas, Desenhos e Modelos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), proferido em 9 de Junho de 2017, e publicado no Boletim da Propriedade Industrial (BPI) de 15 de Junho de 2017, que concedeu o registo da marca nacional nº 558865.
O Tribunal «a quo» descreveu os contornos da acção e as suas principais ocorrências processuais até à sentença nos seguintes termos:
“Associação de Turismo de Lisboa – Visitors And Convention Bureau”, veio, ao abrigo do disposto nos artigos 39.º e seguintes do Código da Propriedade Industrial, interpor recurso do despacho do Diretor de Marcas do INPI que concedeu o registo da marca nacional n.º 558865 "Lisbon Marketing United", pedindo que seja revogado o despacho recorrido e não seja admitida a concessão do registo da marca.
Alegou em síntese, que tal marca é composta por sinais genéricos, sem eficácia distintiva e que por isso deverá ser recusado o seu registo.
A requerida não apresentou resposta ao recurso.
Invocando o disposto no n.º 3 do artigo 44.º do Código da Propriedade Industrial, tal Tribunal proferiu sentença que julgou o recurso improcedente e manteve o despacho recorrido.
É dessa sentença que vem o presente recurso interposto por ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DE LISBOA – VISITORS AND CONVENTION BUREAU, que alegou e apresentou as seguintes conclusões e pedido:
1.–A Recorrente não se conforma com a decisão recorrida.
2.–O Tribunal a quo, considerou como provado o preenchimento dos requisitos cumulativos de imitação previstos nas alíneas a) e b) do nº 1 do artigo 245º do CPI.
3.–Mas também o requisito previsto na alínea c), se encontra manifestamente preenchido.
4.–Como de imediato ressalta à evidência, da comparação da marca concedida, com a marca da Recorrente: da Recorrente LISMARKETING COMERCIAL do Recorrido: LISBON MARKETING UNITED verifica-se que as mesmas são semelhantes
5.–Não obstante a marca do Recorrido não gozar de eficácia distintiva para poder ser registada como tal, facto que não foi analisado pelo Tribunal a quo, a entender-se o contrário, verifica-se que o perigo de confusão ou risco de associação por parte do consumidor é inevitável, considerando a marca requerenda é substancialmente semelhante à marca da Recorrente.
6.–Considerando que a expressão “LISBON MARKETING”, não só é fonética e nominativamente semelhante a “LISMARKETING”, como também é conceptualmente igual, pois ambos os sinais resultam da associação da palavra “LISBOA” a “MARKETING”, sendo que na marca da Recorrente o consumidor médio entenderá que o prefixo “LIS” se refere a “LISBOA”.
7.– O designativo “UNITED” é um sinal genérico e descritivo, pelo que não confere qualquer distintividade à marca requerenda face à marca da Recorrente.
8.–Note-se, no entanto, que a marca da Recorrente, ao contrario da marca do Recorrido goza de eficácia distintiva, ao ser caracterizada por um elemento de fantasia - LISMARKETING, que resulta da aglutinação de duas palavras comuns que formam uma palavra nova e distintiva, um neologismo.
9.–Todavia, a entender-se que a marca do Recorrido goza de eficácia distintiva, as marcas em cotejo, são muito semelhantes quer do ponto de vista fonético, quer do ponto de vista nominativo, sendo ainda também do ponto de vista conceptual por todas remeterem para um significado comum.
10.–Com a eventual coexistência no mercado, viriam os consumidores a ser facilmente induzidos em erro ou confusão e existiria um claro risco de associação da marca registanda com a marca da Recorrente.
11.–A marca registanda constitui, por consequência, manifesta imitação da marca da Recorrente, de acordo com o disposto no Artigo 245, nºs 1 e 3, do CPI.
12.–De acordo com o disposto no Artigo 239º, nº 1, alínea a), do CPI, será recusado o registo das marcas que em todos ou alguns dos seus elementos contenham “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada” (o sublinhado é nosso).
13.–Pelo que deverá agora ser recusado o registo da marca em apreço nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 239º do CPI.
14.–O Recorrido não poderia ter obtido o registo da marca em causa pelo facto de a marca não ter eficácia distintiva.
15.–Sendo a expressão “LISBON MARKETING UNITED” constituída exclusivamente por elementos de carácter genérico, que se limitam a designar o tipo dos serviços que a marca irá assinalar: serviços de marketing, a associa-los a uma proveniência geográfica: LISBOA, e a complementá-los com sinal usualmente utilizado no comércio “UNITED” que significa à letra “unidos”, mas que é utilizado com frequência em casos de associações de sociedades ou negócios, a marca que veio a ser concedida não tem qualquer eficácia distintiva, sendo constituída, exclusivamente, por uma expressão genérica, descritiva e que integra sinais usualmente utilizados no comércio.
16.–A Recorrente na qualidade de uma entidade com responsabilidades públicas na área do turismo, não pode assim permitir que a expressão “LISBON MARKETING UNITED”, fique exclusivamente adstrita à marca do Recorrido.
17.–A expressão “LISBON MARKETING UNITED” constituída exclusivamente por elementos de carácter genérico, que se limitam a designar o tipo dos serviços que a marca irá assinalar, não goza de qualquer eficácia distintiva, para que possa ser registada como marca.
18.–Ainda mais, sendo a marca em causa totalmente verbal, a mesma não goza de qualquer elemento que detenha eficácia distintiva.
19.–Tal facto não foi analisado na decisão recorrida, tendo apenas o Tribunal a quo entendido que: “Sendo a marca da recorrente uma marca «fraca», basta uma simples variação por parte da marca da recorrida para afastar a confundibilidade existente. E essa variação existe. Não só na palavra LISBON, como na palavra UNITED, como na palavra marketing, já que na marca da recorrente, se lê LISMARKETING e na da recorrida se lê, tão só, MARKETING (ver página 9, 1º parágrafo da sentença recorrida).
20.–Se o Tribunal a quo, considera, justamente que as palavras “LISBON” e “MARKETING” não têm eficácia distintiva, não será o termo “UNITED”, que o terá, sendo que o mesmo, como é do conhecimento comum é claramente um sinal usualmente utilizado no comercio, que significa em linguagem corrente “união”, “associação”.
21.–O registo da marca concedida deveria assim ter sido recusado atento o 152 de 497 34/38 disposto nas alíneas a), b) e c) do nº 1 do artigo 238º e nas alíneas a), c) e d) do nº 1 do artigo 223º do CPI.
22.–Ou a não ser assim, que nos termos do nº 3 do artigo 223º do CPI, o despacho de concessão fosse pelo menos alterado para que no mesmo ficasse expressamente a constar que a expressão “LISBON MARKETING”, não ficará do uso exclusivo do Recorrido, tendo em conta o seu carácter genérico e descritivo.
23.–Tal foi expressamente alegado e requerido no recurso para o Tribunal a quo, não tendo o mesmo se pronunciado sobre tal ponto do recurso.
24.–Por fim, o registo sub judice deveria ainda ter sido recusado por força do disposto na alínea e) do nº 1 do artigo 239, o qual estabelece, que também constitui fundamento de recusa de registo de marca “o reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou de que esta é possível independentemente da sua intenção”.
25.–Da obtenção de um direito exclusivo sobre a designação “LISBON MARKETING UNITED”, resultarão inevitavelmente situações de concorrência desleal.
26.–Devendo a marca requerenda pelo indicado motivo também ser recusada nos termos da alínea e) do nº 1 do artigo 239º e da alínea a) do nº 1 do artigo 317 do CPI.
Termos em que deve este Alto Tribunal revogar a douta sentença proferida pelo Tribunal da Propriedade Intelectual que manteve o despacho do INPI de concessão da marca nacional nº 558865 – “LISBON MARKETING UNITED”, e substituída por outra que venha a recusar o mesmo.
Ou em alternativa, e caso não seja esse o entendimento deste douto Tribunal, requer-se que nos termos do nº 3 do artigo 223º do CPI, que o despacho de concessão seja alterado, para que no mesmo fique expresso que a frase “LISBON MARKETING”, não fique do uso exclusivo do Recorrido, tendo em conta o seu carácter genérico e descritivo.
Cumprido o disposto na 2.ª parte do n.º 2 do art. 657.º do Código de Processo Civil, cumpre apreciar e decidir.
São as seguintes as questões a avaliar:
1.–A marca registanda constitui manifesta imitação da marca da Recorrente?
2.–A expressão “LISBON MARKETING UNITED” constituída exclusivamente por elementos de carácter genérico, que se limitam a designar o tipo dos serviços que a marca irá assinalar, não goza de qualquer eficácia distintiva para que possa ser registada como marca?
3.–Da obtenção de um direito exclusivo sobre a designação “LISBON MARKETING UNITED” resultarão, inevitavelmente, situações de concorrência desleal?
4.–O despacho criticado perante o Tribunal «a quo» deverá ser alterado por forma a que dele conste que que a expressão “LISBON MARKETING” não ficará do uso exclusivo do Recorrido, tendo em conta o seu carácter genérico e descritivo?
II.–FUNDAMENTAÇÃO
Fundamentação de facto
Vem provado que:
1.–A recorrente em 27/03/2007 pediu o registo da marca nacional nº413530, a qual foi concedida a 05/11/2007, destinando-se a assinalar os seguintes produtos/serviços da Classificação Internacional de Nice:
16- PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS, LIVROS, REVISTAS, JORNAIS.
35- SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROMOCIONAIS, SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO EM MATERIA DE PUBLICIDADE, ALUGUER DE ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS, ALUGUER DE MATERIAL PUBLICITÁRIO, ALUGUER DE TEMPO DE PUBLICIDADE EM QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO, DIFUSÃO DE ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS, DIFUSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO (FOLHETOS, PROSPECTOS, IMPRESSOS E AMOSTRAS), PUBLICIDADE RADIOFÓNICA, PUBLICIDADE TELEVISIVA, PUBLICIDADE POR CORRESPONDÊNCIA, PUBLICIDADE EM LINHA NUMA REDE INFORMÁTICA, ASSISTÊNCIA NA DIRECÇÃO E EXPLORAÇÃO DE NEGÓCIOS, GESTÃO DE NEGÓCIOS COMERCIAIS, MARKETING, SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE VENDAS PARA TERCEIROS (SERVIÇOS COMERCIAIS).
42- SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PÁGINAS PARA A INTERNET.
2– A recorrida pediu em 18/01/2016 o registo da marca nacional nº 558865, tendo o mesmo sido concedido em 09/06/2017.
3– Tal marca destina-se a assinalar os produtos e serviços da classe 35ª da Classificação Internacional de Nice, e que se prendem com serviços e produtos de marketing e publicidade, comunicação e comércio e elencados a fls. 40 do processo físico, os quais dou pro reproduzidos.
4– A recorrente reclamou contra o pedido de registo alegando a reprodução da sua marca prioritária, afinidade entre produtos e serviços assinalados e falta de distintividade da marca registanda.
A fundamentação de facto da decisão impugnada omite dois elementos cruciais para a decisão e sem os quais ela não podia ter sido proferida: as expressões que constituem as marcas.
Neste contexto, e no âmbito do estabelecido no n.º 1 do art. 662.º do Código de Processo Civil, ampliamos os factos provados. A demonstração dessa factualidade emerge do conteúdo do relatório de exame do INPI de 09.06.2017, junto aos autos. São os seguintes tais factos:
5– A marca nacional n.º 413530 ostenta a expressão «LISMARKETING COMERCIAL»;
6– A marca nacional n.º 558865 contém a expressão «LISBON MARKETING UNITED».
Fundamentação de Direito
1.– A marca registanda constitui manifesta imitação da marca da Recorrente?
Atentas as referências temporais que se extraem dos autos, tem que se concluir que é aplicável à presente acção o Código da Propriedade Industrial na versão anterior à aprovado pelo Decreto-Lei 110/2018, de 10.12.
O Tribunal «a quo» fez um enquadramento adequado e suficiente da noção de marca.
Tal enquadramento não está posto em crise nos autos de recurso.
Emerge directamente do fixado estarmos perante duas marcas em confronto.
Neste contexto, seria ociosa, logo inútil, logo proscrita pelo adjectivo constituído, a reiteração de similares conteúdos técnicos preliminares relativos ao conceito de marca.
O mesmo Tribunal identificou adequadamente a norma que constituía o eixo do esforço de subsunção, a saber, o n.º 1 do art. 245.º do Código da Propriedade Industrial.
No que a este tange, extrai-se dos autos de impugnação judicial que não existe dissensão relativamente ao preenchimento das previsões constantes das als. a) e b) – efectivamente, não há dúvida incidente sobre a prioridade da marca registada face à marca registranda; as marcas comparadas têm âmbito comum quanto aos serviços que visam assinalar.
Todo o esforço interpretativo se centrou e focou, pois, em concreto, com acerto no se reporta à fixação objectiva, sobre o preenchimento da «fattispecie» da al. c) do n.º 1 do apontado artigo.
Lê-se, aí:
Artigo 245.º
Conceito de imitação ou de usurpação
1- A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:
(...)
c)- Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.
(...)
As expressões que constituem as marcas em comparação são «LISMARKETING COMERCIAL» (marca anterior) e «LISBON MARKETING UNITED» (marca registranda). É a este nível que se devia, e deve agora, centrar o esforço analítico.
Com acerto, o Tribunal «a quo» referiu o sujeito por referência a cujo olhar há que construir o percurso de aferição: o consumidor. Aliás, tal resultava expressamente da alínea acima transcrita.
Da parte final desse preceito colhe-se outro elemento decisivo: se se torna irrelevante, para o efeito da emergência de imitação, o «exame atento ou confronto» entre as marcas, então impõe-se concluir que o olhar do consumidor que temos que emular é o não particularmente atento ou, mesmo, desatento.
Extrai-se também que a comparação, não sendo de confronto, terá que ser a realizada entre uma marca presente (com o sentido de ostentada por algum meio de acesso coevo por parte do consumidor – rótulo, cartaz, anúncio publicitário por qualquer via, incluindo a digital, etc.) e outra ausente do contacto directo mas evocável através de uma memória mais ou menos difusa.
Daqui se extrai outra consequência: não sendo a memória rigorosa, por tendência, e melhor subsistindo as impressões gerais complementadas por alguma fantasia e impressões subjectivas do que as reminiscência rigorosas, o termo de comparação é, necessariamente difuso.
Aqui chegados temos que, quanto ao outro elemento do binómio comparativo – o signo presente – não faria sentido, e não ocorre, o cotejo pormenorizado, científico, analítico, não só porque proscrito pela norma invocada mas também porque não é comparável uma memória difusa com um dado analítico de rigor, atenta a grande assimetria de grão ou definição das realidades comparadas.
É por assim ser que fazem tanto sentido os apelos feitos pelos Pfs. Ferrer Correia e Fernando Olavo, nas obras invocadas na sentença, a «elementos prevalentes» e a «intuição sintética», respectivamente, bem como o vertido na jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia acertamente invocada pelo Tribunal Recorrido (acórdãos SABEL BV e LOYD SCHUHFABRIK MEYER & CO. GMBH – opção pela «impressão de conjunto» do «consumidor médio do tipo de produto ou serviço» no primeiro e apelo a uma noção de «consumidor médio» no segundo).
In casu, temos uma marca cujo registo foi pedido composta por três palavras comuns e de uso não privativo nem apropriável isoladamente e per se: «LISBON», «MARKETING» e «UNITED», palavras de língua inglesa referenciadoras do substantivo toponímico «Lisboa», da pouco usada «mercadologia» (face à instalação nos usos do anglicismo correspondente) e dos substantivos ou adjectivos «unidos/unidas».
Perante estes dados, poderíamos dizer – caso se esperasse do consumidor uma análise rigorosa e de detalhe – que esta expressão era inidónea para constituiu uma marca por meramente corresponder ao somatório de três palavras intrinsecamente destituídas de carácter distintivo.
Porém, como se patenteou, a ponderação relevante é a de conjunto, a destituída de rigor. E, neste âmbito, temos que as três palavras, alinhas numa única expressão, conseguem uma impressão globalizante inovadora e distinta da mera soma dos seus componentes. E à tal nova expressão não falta carácter distintivo.
Sendo a marca exclusivamente nominativa, os únicos elementos a comparar eram os de natureza gráfica e fonética. Era a este nível que havia que pôr lado a lado as expressões em alegada rota de colisão (simulando um como memória e outro como elemento presente ou assumindo mesmo a possibilidade de estarem ambos diante do consumidor – por exemplo no quadro de uma busca num motor de «Internet»).
Qualquer que seja o caminho escolhido, é mister concluir que não existe qualquer semelhança gráfica ou fonética entre as expressões que constituem as marcas no que se reporta ao étimo «COMERCIAL», o mesmo ocorrendo quanto a «LISMARKETING» que, através do neologismo de que a Recorrente se parece orgulhar, faz uma crase aparente de «Lisboa», «Lisbon», «Lisbonne» (ou outra designação linguística de «Lisboa») com a palavra «Marketing», diluindo-a e esbatendo o seu carácter diferenciador na nova palavra formada. E entre esta e «Marketing» que exorna a marca registanda, já não há relações de sobreposição ou confusão potencial.
Teve, pois, razão o INPI e assistiu igual razão ao Tribunal «a quo» ao considerarem que não existe risco de confundibilidade dos signos verbais que constituem as marcas em risco de exclusão recíproca.
É, pois, claramente negativa a resposta que se impõe dar à questão proposta.
2.– A expressão “LISBON MARKETING UNITED” constituída exclusivamente por elementos de carácter genérico, que se limitam a designar o tipo dos serviços que a marca irá assinalar, não goza de qualquer eficácia distintiva para que possa ser registada como marca?
O dito no âmbito da resposta à questão anterior dispensa a ulterior fundamentação da que é mister dar à presente. Esta é, flagrantemente, negativa.
3.–Da obtenção de um direito exclusivo sobre a designação “LISBON MARKETING UNITED” resultarão, inevitavelmente, situações de concorrência desleal?
Não se tendo demonstrado a existência de imitação de marca, de confundibilidade dos signos comparados, por parte do consumidor relevante, não é possível concluir por qualquer risco de concorrência desleal.
Tal não resulta de qualquer dos factos provados.
Não se divisa nem foi invocada norma cuja previsão tenha sido preenchida e que imponha conclusão pela existência de concorrência desleal. Particularmente, não se cristalizaram factos subsumíveis ao estabelecido na alínea e) do n.º 1 do artigo 239.º e na alínea a) do n.º 1 do artigo 317.º, ambos do Código da Propriedade Industrial.
Não estamos perante acto susceptível de criar confusão com os serviços concorrentes da Recorrente. Também não se demonstram intenção de fazer concorrência desleal ou a possibilidade desta ainda que desprovida de qualquer elemento subjectivo.
A solução do problema proposto só pode, consequentemente, conduzir a uma resposta negativa.
4.–O despacho criticado perante o Tribunal «a quo» deverá ser alterado por forma a que dele conste que a expressão “LISBON MARKETING” não ficará do uso exclusivo do Recorrido, tendo em conta o seu carácter genérico e descritivo?
Nos termos do disposto no n.º 3 do art. 223.º do Código da Propriedade Industrial, «A pedido do requerente ou do reclamante, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial indica, no despacho de concessão, quais os elementos constitutivos da marca que não ficam de uso exclusivo do requerente».
Nesta norma esteou a Recorrente o seu pedido subsidiário dirigido a este Tribunal de recurso.
Trata-se de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal que proferiu a decisão criticada.
A Recorrente também não arguiu, em tempo próprio, perante tal tribunal, a eventual nulidade processual emergente da alegada omissão.
Daqui decorre não poder essa pretensão ser apreciada na impugnação judicial que se avalia – cf. por todos, o art. 627.º do Código de Processo Civil. Só as decisões efectivamente proferidas são impugnáveis em sede de recurso.
A eventual omissão de pronúncia tem que ser arguida como nulidade e objecto de uma decisão de avaliação do invocado, pelo Tribunal que tenha incorrido nessa omissão, para que se possa formar uma decisão judicial impugnável perante um Tribunal de recurso.
Responde-se «não» a esta última pergunta em apreço.
III.–DECISÃO
Pelo exposto, julgamos a apelação improcedente e, em consequência, confirmamos a sentença impugnada.
Custas pela Apelante.
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Lisboa, 09.06.2020
Carlos M. G. de Melo Marinho (Relator)
Ana Isabel de Matos Mascarenhas Pessoa (1.ª Adjunta)
Rui Miguel de Castro Ferreira Teixeira (2.º Adjunto)
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